Vender una patente

Aparte de la explotación de una patente por el titular de la misma, el camino que ofrece más posibilidades y, por consiguiente, el más corriente, de comercializar una patente, es quizás la concesión de una licencia. La concesión en licencia de una patente tiene lugar cuando el titular de esa patente concede los derechos de explotación de la misma a un tercero. La licencia es también un contrato, en el que se fijan las condiciones de la concesión de los derechos de explotación, incluida la obligación de obtener resultados que debe cumplir el licenciatario.

Dado que la licencia es un contrato en el que se estipulan esas obligaciones, el incumplimiento de las mismas puede dar lugar al cese del contrato de licencia y a la restitución de los derechos de explotación al licenciante. Así pues, una licencia es revocable. Por el contrario, una cesión es irrevocable.

Una cesión entraña la venta y la transferencia de la propiedad de la patente por el cedente al cesionario. Esa transferencia de la propiedad es definitiva e irrevocable. Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su antiguo propietario ya no tendrá derecho alguno sobre esa propiedad.

Si el tipo de ingresos que se desea percibir son regalías, la concesión de una licencia es la forma más corriente y la más prudente de comercialización. Las regalías se pagan generalmente durante todo el período de validez de la patente, como puede ser lo que queda del plazo de 20 años de la validez de una patente. De ahí que, cuando se trata de una licencia, el monto de las regalías pueda elevarse al máximo durante ese plazo.

Cuando se desean percibir regalías sobre esa base a largo plazo, la cesión de una patente no es la forma más prudente de comercialización, y esto por varias razones. En el caso de una licencia, el incumplimiento del pago de las regalías constituye una violación del contrato de licencia y el licenciante puede rescindir ese contrato. Esta es una disposición contractual importante en un contrato de licencia que puede servir para disuadir al licenciatario de incumplir su obligación de pagar las regalías, dado que ese incumplimiento podría ocasionar la pérdida de los derechos que le confiere la licencia. Este medio de disuasión es muy útil para el licenciante; de ahí que, en general, una licencia es más idónea que una cesión para responder a esas expectativas de regalías. En el caso de cesión de una patente esa posibilidad de disuasión no existe.

Una cesión constituye la transferencia definitiva e irrevocable del título de propiedad de una patente y el cesionario que no paga las regalías no corre el riesgo de perder sus derechos de explotación de la patente, dado que pasa a ser el propietario incondicional de la misma. El incumplimiento de la obligación de pago de las regalías no pone en peligro los derechos de propiedad intelectual que han sido transferidos de forma irrevocable, aunque puede dar lugar a una acción civil y a una indemnización por daños y perjuicios. De ahí que la cesión de una patente no sea conveniente cuando se cuenta con el pago de regalías.

Cuando el propietario de la patente prefiere recibir una suma a tanto alzado en lugar de percibir regalías, la cesión puede ser la mejor forma de comercialización. El pago de una suma alzada puede ser una de las condiciones del contrato de licencia. Sin embargo, si sólo se paga esa suma y no se acompaña del pago de regalías, la persona que hace el pago considerará, en general, esa suma como el precio de compra de la patente. Y puede que pretenda obtener la cesión definitiva e irrevocable de la patente, más bien que un contrato de licencia revocable. Ocurre esto cuando el pago a tanto alzado se aplica al total del período que queda del plazo de validez de la patente.

Cuando ese pago corresponde a un período más breve, la concesión de una licencia, por el período al que corresponde ese pago, es preferible a la cesión. En el caso de una patente, es posible recibir regalías durante un período hasta de 20 años. En este caso, a largo plazo, el titular de la patente corre el riesgo de tener que hacer frente a dificultades técnicas, a perturbaciones del mercado, a dificultades de reglamentación o, incluso, a la competencia de otro producto que entra en el mercado y provoca la disminución de las regalías que debería percibir.

En lugar de optar por el pago aleatorio de regalías por una licencia, el propietario de la patente puede preferir percibir desde el comienzo una suma a tanto alzado que representa el valor total de la patente. En este caso, la cesión puede considerarse preferible a la licencia.

Al ceder su patente, el titular transfiere al cesionario esos riesgos de disminución de las regalías en caso de dificultades técnicas, perturbación del mercado, dificultades de reglamentación o de productos competidores. El pago de esa suma única alzada que recibe el cedente no es reembolsable si esos riesgos se concretan. La desventaja para el titular de la patente es que el monto de la suma alzada se calcula en el momento de la cesión sobre la base del valor de la patente en ese momento. Esto significa que esos riesgos se tendrán en cuenta en el cálculo de la suma alzada, así como una tasa de descuento por concepto del beneficio inmediato de la percepción de esa suma en dinero, que, si se hubiera pagado en forma de regalías, hubiera llegado a ser, a largo plazo, una suma más importante.

Otra desventaja es el hecho de que, al ceder la patente, el titular pierde la posibilidad del importante ingreso que hubiera obtenido mediante las regalías por una cantidad total más elevada que la calculada para la suma a tanto alzado en el momento de la cesión. Sin embargo, estas desventajas deben considerarse teniendo en cuenta las ventajas del pago a tanto alzado.

La venta de un activo de capital como es el caso de una patente a cambio del pago de una suma a tanto alzado puede ser a veces más interesante que movilizar capital de empréstitos o capital accionario.

Por ejemplo, una nueva empresa de base tecnológica como una empresa biotecnológica que trabaja en investigación y desarrollo respecto de una patente con objeto de acceder a un nivel de desarrollo que le permita hacer una oferta comercial, puede decidir ceder esa patente, en lugar de concederla en licencia con objeto de movilizar suficiente capital para financiar otros proyectos de investigación y desarrollo en relación con otras patentes de su cartera.

La cesión de una patente para la obtención de una suma alzada no siempre es prudente, aunque, a veces, puede ser la solución más prudente.

Fuente: OMPI